美国联邦巡回上诉法院于2019年12月初对TCL与ERICSSON之间在通信标准领域的系列专利诉讼纠纷作出裁决。
案件背景
ERICSSON拥有2G、3G、4G通信标准的必要专利。TCL生产、销售的移动设备使用了相应的通信标准，从而不可避免地实施了ERICSSON的标准必要专利，应当向ERICSSON支付许可费。另一方面， ERICSSON作为ETSI的成员有义务遵守FRAND承诺，向TCL收取“公平、合理、无歧视”的许可费率。
关于ERICSSON的许可费率是否FRAND，双方争议不断，从2G时代一直持续到4G时代。2014年3月，TCL率先在加州中区法院针对ERICSSON提起宣告程序，请求法院宣告ERICSSON向TCL的许可费率不符合FRAND条款，并请求法院确定符合FRAND条款的许可费率。
随后，ERICSSON基于两项标准必要专利在德州东区法院针对TCL提起专利侵权诉讼，并主张损害赔偿；同时请求法院认定其行为符合FRAND承诺。
加州中区法院对上述案件进行合案审理，拒绝了ERICSSON由陪审团审理（Jury Trial）的请求，经法官审理（Bench Trial）后于2018年3月作出裁定。
区法院裁定的内容主要涉及两个条款：（1）基于TCL过去未经ERICSSON许可而进行的销售行为，法院指定了TCL应当向ERICSSON支付过往许可费（Release Payment）；（2）对于TCL未来可能实施ERICSSON标准必要专利的行为，法院确定了一个符合FRAND的未来许可费率。
争议焦点
对于过往许可费部分，ERICSSON是否有权依据宪法第七修正案的规定请求陪审团审理？
美国联邦宪法第七修正案虽然保留了在民事案件中诉讼主体请求陪审团审理的权利，但是对于陪审团审理的案件范围与类型并未进行明确。
后来，美国联邦最高法院通过判例的形式确定了判断民事案件中是否适用陪审团审理的两种方法：（1）判断本案的案由与18世纪英国由陪审团审理的案件的案由是否相似，如果相似，则由陪审团审理，否则由法官审理；（2）判断诉讼主体寻求的救济的民事类型是普通法救济还是衡平法救济，如果是普通法救济则由陪审团审理，而如果是衡平法纠结则由法官审理。其中，最高院明确第二种判断方法即根据民事救济的类型判断更加重要。
关于区法院裁定中的过往许可费部分是属于法律救济还是衡平救济，双方各执一词。
TCL认为过往许可费的支付条款属于衡平法范畴，根据有两个：（1）过往许可费条款采用法院禁令的形式，构成了强制履行，而强制履行一般被认为属于衡平法救济。（2）过往许可费条款是一种恢复原状(Restitution)的救济，具体是假设在TCL开始实施ERICSSON的标准必要专利之时，符合FRAND的许可费率就已确定，从而许可未被延迟的情况下，将ERICSSON恢复到原本应当获得的许可费的状态。
而ERICSSON则认为过往许可费条款是一种普通法救济因为其实质是对于TCL过去侵犯ERICSSON标准必要专利的一种赔偿。
上诉法院裁判
上诉法院否定了TCL的观点，认为过往许可费无论是采用禁令的形式还是表述为恢复原状救济，都不必然将过往许可费支付条款划为衡平法的范畴。在既往判例中，无论是禁令的形式还是恢复原状的救济都有被认定为普通法范畴的情况存在。
另外，上诉法院援引美国最高法院的判例对双方争议的恢复原状（Restitution）、损害赔偿（Damage Compensation）以及强制履行（Specific Performance）的适用进行了澄清。最高法院在Great West Life一案中明确，要使得恢复原状成为衡平法下的救济，诉讼请求一般限于寻求恢复原告对被告所占有的特定的财产或者基金的占有，而不寻求对被告施加人身责任。另外，最高法院在Bowen, 487 U.S. AT 895一案中认为，损害赔偿是给予原告所遭受损失的替代救济，而强制履行根本不是替代救济，而是旨在给予原告其原本就有权享有的东西。上诉法院进而认定，Release Payment是为了向ERICSSON提供TCL所获取“利益”的“替代”救济，从而属于普通法救济。
上诉法院认为要确定既往许可费支付条款的属性，不应当关注许可费支付条款的形式，而应当关注救济的实质。上诉法院从ERICSSON的诉讼请求的基础以及所寻求的救济的性质方面来判断许可费支付条款的属性。
在本案中，过往许可费不是TCL占有的原本属于ERICSSON的“特定的基金”，从而法院可以要求恢复“真正的所有权人”ERICSSON的占有，而是对TCL因未经许可销售实施了ERICSSON标准必要专利的产品而所获得利益的估计。鉴于，TCL对于其侵犯ERICSSON的标准必要专利的行为并不质疑，从而过往许可费与TCL过往专利侵权行为的损害赔偿并无实质性的区别。
实际上，无论将过往许可费的条款表述为对于“过往未经许可销售的”补偿还是恢复原状，救济的本质都是法律属性。从而，上诉法院判决ERICSSON依据宪法第七修正案有权请求陪审团对过往许可费的数额进行审理。
作者点评
美国的陪审团制度源自殖民时期的英国。美国独立后在美国宪法中保留了在民事诉讼中诉讼主体请求陪审团审理的权利，当然附加了一定限制，比如诉讼请求的限于普通法下的救济，衡平法下的救济只能由法官进行审理；比如25美元诉讼标的的门槛；另外陪审团一般仅能审理事实问题。
美国应该是目前世界上唯一一个在专利诉讼中保留陪审团审理的法域。一个案件由法官审理还是陪审团审理不仅是诉讼主体的程序权利，还可能对诉讼结果产生直接影响。例如，有调查统计，在专利权效力问题上，陪审团维持专利权有效的决定的比例远高于法官。另外，陪审团作出的裁定在上诉过程中更加不容易被推翻。所以，正如本案一样，陪审团是否有权审理某个案件以及与该案件相关的哪些具体问题通常也会成为诉讼主体之间一个争议的焦点。
在本案中，双方诉讼请求之一是请求法院确定符合FRAND条款的过往许可费的费率，从而计算TCL应当支付给ERICSSON的过往许可费。然而，请求法院对过往许可费进行裁定是否属于普通法的救济从而可以由陪审团审理并没有明确的规则。上诉法院认为无论过往许可费通过何种形式作出，本质上是TCL对过往侵犯ERICSSON标准必要专利行为的损害赔偿，属于普通法救济的范畴，从而依据宪法第七修正案有权请求陪审团审理。
封面照片取自三年前加州之行的Redwood City，一条让人念念不忘的小路。
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